★ 사실관계 ᄋᆫ는 2018년 12월 14일자로 한국에 발명 X를 출원한 자인데 발명 X의 발명에 대한 설명에는 A, B가 적혀 있고 청구범위에는 A가 적혀 있었습니다. 원앙은 해외에서도 사업을 영위하기 위해 발명 X를 개량한 발명 Y를 2019년 3월 14일자로 특허협력조약(이하 PCT)에 따라 영어로 국제출원하게 되는데 발명 Y의 발명에 대한 설명에는 A, C가 적혀 있고 청구범위에는 A, C가 적혀 있었습니다.(이하 각 설문지는 독립)
- ⑤는 출원Y의 기재를 출원X의 기재와 다소 다르며, 그에 따라 자신의 우선권 주장이 효력을 갖지 않는다고 생각합니다. 그래서 は은 2021년 8월 14일 제203조 상의 서면, 명세서, 도면 등의 번역문을 지정국인 대한민국 특허청에 제출합니다. 이 경우 국제특허출원 Y의 취급은 어떨까요? (8점)
- 2) 출원 Y의 국제심사관청은 발명 Y가 진보성이 결여되어 있다는 보고서를 작성하고 이를 만회하기 위해 국제예비심사를 신청하였으나 국제예비심사기관은 A, C가 단일성 요건이 결여되어 있다는 통지를 합니다. 각각의 경우 は은 어떤 조치를 취해야 할까요? (6점)
- 3) 녹취는 자신이 발명 X, Y를 출원한 사실을 2022년 4월까지 잊게 되며 출원 이후 아무런 조치를 취하지 않습니다. 한편, は은 2021년 12월 12일 발명 Z를 대한민국 특허청에 출원하고, 그 청구범위와 발명의 설명에 구성요소 B를 명시합니다. 이 사실을 2022년 4월 28일자로 확인한 は은 즉시 の의 특허출원이 등록되는 것을 막기 위해 자신의 특허출원 X를 기반으로 확대된 선출원주의 위반 제보를 하고자 합니다. 이러한 정보 제공은 받아들여질 수 있을까요?(단, 이 문제에서 A와 B는 동일성이 인정되는 범위라고 가정한다) (8점)
Ⅰ. 설문 1에서는 문제의 소재 제201조상의 우선일은 우선권 주장을 수반하는 국제출원의 경우 그 선출원의 출원일로 본다. 그렇다면 우선권 주장의 효력을 부인하여 출원일이 소급되지 않는지, 그리고 그에 따른 출원의 취급이 어떻게 되는지 문제가 된다.
2. 국어번역문 제출 국제특허출원인은 기준일까지 국어번역문을 제출하여야 하며, 국어번역문 제출 시 특허출원서는 특허법 제47조제1항에 따라 보정된 것으로 본다. 반면 번역문을 기준일까지 제출하지 않을 경우 출원은 취하된다.
3. 우선권 주장의 효력 <-간략한 기재 가능 국제출원도 PCT 제8조에 의해 우선권 주장이 가능하며 요건 및 효과는 파리조약 제4조에 따른다. 이 경우 특허요건 적용기준일이 소급하는 발명은 선출원에 명시적으로 기재된 사항뿐만 아니라 통상적인 기술자가 기재된 것과 동일하게 이해할 수 있는 사항이 포함된다.
4. 우선권 주장의 실체적 효력이 없는 경우의 우선일 판단1) 판례의 태도판례는 국제특허출원인의 우선권 주장에 명백한 잘못이 없다면 그 주장일을 우선일로 보고 절차를 진행하여야 하며, 그 우선권 주장의 실체적 효력 유무에 따라 우선일이 달라지지 않는다고 한다.
2) 검토 우선일은 절차 혼선 방지와 각종 절차의 기준이 되는 날이기 때문에 일률적으로 정해질 필요가 있으므로 판례의 입장이 타당하다.
3) 사안의 경우 우선권 주장에 따른 선출원일인 2018년 12월 14일을 기준으로 우선일을 판단하고 그로부터 2년 6개월이 지나기 전에 기간을 연장해달라는 서면을 제출하거나 번역문을 제출하지 않은 위법이 있다.
5. 설문조사 해결 출원 Y는 취하될 것이다.
II. 설문조사 2의 경우 PCT 제19조 보정 국제심사의 경우 국제심사보고서 작성 후 또는 보고서를 작성하지 않겠다는 선언 후 PCT 제19조에 따른 보정이 가능하다. 청구범위에 대해 1회 보정이 가능하다.
2. PCT 제34조 보정 국제예비심사의 경우 국제예비심사보고서 작성 전 명세서 전반에 대해 횟수 제한 없이 PCT 제34조에 의한 보정이 가능하다.
3. 국제예비심사에서 단일성 요건이 미비한 경우 취급국제예비심사단계에서 단일성 요건이 미비한 경우 추가적인 수수료를 지불하거나 청구범위 축소를 통해 해결할 수 있다.
4. 사안의 경우 ᄋᆫ는 PCT 제19조 보정으로 진보성 결함을 해소하는 보정을 할 수 있고, PCT 제34조 보정으로 청구 범위를 축소하거나 추가적인 수수료를 지불하여 단일성 요건 결함의 문제를 해소할 수 있다. 그리고 이러한 보정이 있는 경우 보정서 사본 또는 그 번역문을 기준일까지 특허청장에게 제출하면 제47조제1항에 따라 자체보정된 것으로 본다.
III. 설문3의 해결 확대된 선출원주의(특허법 제29조제3,5항)의 의의, 취지선출원의 출원 이후 출원되고 이후 출원공개 등이 된 선출원과 동일한 발명은 특허를 받을 수 없다. 이는 선출원주의 보완과 심사청구제도의 효율적 운영, 출원인의 방어출원 방지를 위해서다.
2) 우선권주장 기초출원의 경우 우선권주장의 기초출원은 출원공개 전에 취하되지만 우선권주장출원은 후출원의 공개에 의하여 동일한 발명범위에서 기초출원이 출원공개된 것으로 본다.
2.자기지정을 수반하는 국제특허출원-제202조제2항 원칙적으로 후출원이 공개되면 선출원도 출원 공개된 것으로 보되, 후출원의 국제출원일에 제출한 원문, 선출원의 최초명세서나 도면에 공통적으로 기재된 발명은 선출원일로 소급하여 확대된 선출원의 지위를 가진다. 다만 후출원이 취하된 경우에는 공개되지 않음으로써 확대된 선출원의 지위가 인정되지 않는다.
3. 설문해결위의 경우 Y출원은 기간 내에 서면을 제출하지 않아 국어번역문 미제출로 취하되고 그에 따라 기초출원인 X출원도 공개되지 않아 확대된 출원 지위는 발생하지 않는다.